El primer paso es hacer una “búsqueda de nombre”. Si el nombre no está ya registrado, puede comenzar la solicitud. A menudo, en el despacho de abogados Vega y Moreno, preguntan cuál es el mejor momento para preparar y presentar una solicitud de registro de una marca en las oficinas de marcas. En general, lo mejor para usted es presentar la solicitud lo antes posible. Cualquier retraso en la presentación de la solicitud puede perjudicar la posibilidad de que ésta sea admitida y, en última instancia, sea aprobada.

Existen dos tipos de solicitudes de marcas:

Una solicitud de registro de una marca que ya se está utilizando.
Una solicitud de registro de una marca que se propone o tiene la intención de utilizar.

Marca que ya está utilizando

En el caso de una marca que ya está usando, es la fecha en que comenzó a usar esa marca lo que es crítico. Por ejemplo, si usted comenzó a utilizar una marca el 1 de enero de 2016, y otra persona afirma que ha estado utilizando la misma marca a partir del 1 de junio de 2017, entonces usted tiene prioridad sobre su solicitud, basada en su afirmación de uso comercial previo de la marca. El mismo principio se aplica si usted afirma haber usado la marca desde el 1 de enero de 2016 y otra persona solicita en la Oficina de Marcas el registro de la misma marca en cualquier momento después del 1 de enero de 2016.

Esto incluye cuando aún no están utilizando la marca y su solicitud se basa en una “propuesta de uso” de la misma. Por otra parte, si alguien presenta una solicitud en la Oficina de Marcas el 1 de enero de 2016 para una marca que se propone utilizar, y usted presenta una solicitud algún tiempo después para registrar la misma marca, pero su solicitud se basa en el uso real de la marca a partir de una fecha posterior al 1 de enero de 2016, la parte que ha presentado su solicitud el 1 de enero de 2016 tendrá éxito y usted no. Este será el caso incluso si la parte que presenta la solicitud el 1 de enero de 2016 tarda varios años en completar su solicitud, y usted comienza a utilizar la marca antes que ellos. En este caso, el examinador de marcas suele decidir que la fecha que cuenta es la ANTIGUA de la fecha de presentación de su solicitud, o la fecha de uso real de la marca. Incluso si usted comienza a utilizar la marca antes que otra persona, si ésta ha presentado su solicitud antes que usted, su solicitud tendrá éxito y su solicitud fracasará. No se puede confiar únicamente en la fecha anterior de uso de la marca para garantizar el éxito del registro de la misma.

Marca que aún no está utilizando

En el caso de una marca que aún no se utiliza, es fundamental que se obtenga la fecha de presentación más temprana posible. Si presenta una solicitud basada en la “intención de utilizar” la marca, y otra persona presenta una solicitud sobre la misma base, la fecha de presentación más temprana determinará de quién es la solicitud que tiene prioridad. Si presenta una solicitud basada en su intención de utilizar la marca y otra persona presenta una solicitud posteriormente, a menos que ese solicitante pueda demostrar que comenzó a utilizar la marca antes de la fecha de presentación, su solicitud debería tener prioridad. Incluso si alguien ha estado utilizando la marca desde una fecha anterior a la fecha de presentación de la solicitud de “uso propuesto”, a menos que la parte que reivindique el uso anterior presente una solicitud al mismo tiempo que la suya está todavía pendiente, entonces su solicitud debería normalmente ser admitida. En virtud de la Ley de Marcas, la parte que reivindique el uso anterior podrá impugnar el registro de la misma marca. Sin embargo, estos “procedimientos de impugnación” son costosos y no se sabe con certeza si tendrán éxito o no.

Vega y Moreno Abogados

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